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【域外传真】美国修改专利审查中的权利要求解释标准
专栏:专利交易
发布日期:2018-10-18
阅读量:248
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2018年10月10日,美国专利商标局发布关于专利审判与上诉委员会(PTAB)采用的权利要求解释标准的最终规则(Claim Construction Final Rule),其中对多方复审程序(IPR),授权后复审程序(PGR)及商业方法复审程序(CBM)中采用的专利权利要求解释标准进行修改。将“以联邦地区法院的解释标准”取代原先的“最宽泛权利要求解释标准”(Broadest ..........

2018年10月10日,美国专利商标局发布关于专利审判与上诉委员会(PTAB)采用的权利要求解释标准的最终规则(Claim Construction Final Rule),其中对多方复审程序(IPR),授权后复审程序(PGR)及商业方法复审程序(CBM)中采用的专利权利要求解释标准进行修改。将“以联邦地区法院的解释标准”取代原先的“最宽泛权利要求解释标准(Broadest Reasonable Interpretation Standard, BRI),使PTAB的权利要求解释标准与联邦地区法院以及美国国际贸易委员会(ITC)的权利要求的解释标准相统一。


“最宽泛合理解释”

2016年,Cuozzo诉Garmin和Chrysler案是史上首例最高院对2011年美国发明法(AIA)规定的IPR做出的司法审查的案件,引起对权利要求解释标准的广泛讨论。美国联邦最高法院(Supreme Court of the United States)就备受关注的PTAB是否应在专利复审程序中(AIA Reviews)“以联邦地区法院的解释标准替代BRI解释标准”进行了投票,当时最终决定:PTAB继续采用BRI解释标准,即:“在专利审查过程中,必须对权利要求做出与说明书相一致的‘最宽泛合理解释’。申请人在审查过程中不缺乏修改权利要求的机会,宽泛的解释能降低一旦授权权利要求的授权范围会不合理的过于宽泛的可能性。除非申请人在说明书中给出了清楚的定义,否则权利要求中出现的术语必须给予术语通常的含义。仅仅在说明书对出现在权利要求的词给出了定义,说明书才能用来解释权利要求中的术语。”[1]


同时,认定美国专利商标局做出的是否启动IPR程序的行政决定是终局的,无须接受司法审查。最高院对此典型案件做出这样的判决,主要原因是:首先,专利法§316(a)(4)明确规定了专利商标局(USPTO)应该主导IPR程序,包括建立和管理相关的法规和原则;其次,最高院认为国会设置IPR程序不仅是处理与专利相关的争议,更重要的是将专利的垄断特性控制在合理的范围内,从而保护公众的利益。

 

“联邦地区法院的权利要求解释标准”

美国专利商标局先修改的解释标准,与联邦地区法院以及美国国际贸易委员会(ITC)的权利要求解释标准相统一,采用来源于CAFC 2005年的Phillips v. AWH Corp.案的“菲利浦标准”,即POM(Plain and Ordinary Meaning)标准。具体地,联邦地区法院通常基于说明书的描述、专利审查历史(File Wrapper)(即通常说的“Intrinsic Evidence”)结合字典、教科书、专家证言等(即通常说的“Extrinsic Evidence”)给予某术语在该发明做出时本领域普通技术人员对于该术语做出的普通、常规的理解。[2]


美国商标专利局经过对六年的历史数、用户体验及相关利益者的反馈进一步完善PTAB程序,特别是IPR、PGR、CBM程序。将专利审查中的权利要求解释标准与联邦地区法院以及美国国际贸易委员会(ITC)的权利要求解释标准相统一,有利于使专利授权更加统一,并且增强其预测性,提高整个专利制度的完整性;此外,根据公布的数据,有86.8%的专利诉讼曾在联邦法院提起过诉讼,权利要求解释标准的统一有助于提高整体的司法效率。


根据美国专利商标局的数据,在2018年5月9日公布的《标准制定公告》(NPRM)中,总共收到了374条评论,引起各界专业人事的广泛关注。


美国专利商标局前副局长、Schwegman Lundberg & Woessner的合伙人罗素•斯利弗(Russell Slifer) 表示:“修正权利要求解释标准,对于整个专利体系来说是积极的,但我认为其不会对IPR的最终决定产生巨大影响。”“我并不认为是权利要求解释表示是PTAB程序的决定性因素。”


Drinker Biddle合伙人、美国专利与商标局前专员罗伯特•斯托尔(Robert Stoll) 表示:“lancu局长(美国专利商标局新任局长)对多数专利工作实务者所担心的PTAB程序会对专利所有者不公平的顾虑做出快速回应,这是值得被肯定的。”“希望在适当的平衡实现之前,这将只是一种迭代的过程。”


美国联邦巡回上诉法院的首席法官、退休的首席法官保罗·米歇尔(Paul Michel)表示:“虽然只有时间能说明问题,但我预计,菲利普斯标准将意味着,在AIA复审中无效的专利申请将少于BRI标准。这是因为标准的范围缩小了,减少了现有相关技术参考的跨度和关联程度。并且,APJs可能更依赖于专家的证词,但未对普通技术人员如何理解权利要求解释标准进行评估。在大多数情况下,专家组的APJs本身并不是专利申请技术领域的普通技术人员,所以我认为,他们会导致权利要求解释更精确,更严谨,更窄。无论在任何情况下,法院动辄宣告PTAB做出的决定无效或修该PTAB做出的决定,是不适宜的。相反,根据先前BRI标准,尽管这样的不明确性会使权利要求无效,但只要存在合理的怀疑,仍然应该被纳入权利要求的范围来加以考虑。目前,修改权利要求解释标准则可能会减少在地方法院的停留频率,减少执法的过度延误和双方的费用。美国专利商标局进行的这项调整应该值得肯定。”



[1] 美国商标专利局明确将该解释标准规定于《Manual of Patent Examining Procedure》(下简称MPEP,相当于我国的《专利审查指南》)。MPEP在“可专利性”一章(CHAPTER 2100 PATENTABILITY)的§2111规定中对BRI标准做出明确解释。


[2] 唐艾斯:《美国双方复议程序的“最宽泛合理解释”标准:2016年Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee案例》


(编译自USPTO PTAB,IP Watchdog